La convalidazione del marchio

L’art. 28 c.p.i. disciplina la convalidazione del marchio e recita:

“1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore ne’ opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. 2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c)”.

In diritto industriale la convalidazione del marchio costituisce una causa di decadenza dell’azione del titolare del marchio anteriore volta a far dichiarare la nullità o la contraffazione di un marchio registrato successivamente identico o simile al proprio.

I requisiti della convalidazione sono:

1. la registrazione del marchio posteriore;
2. il deposito della domanda di registrazione del marchio posteriore avvenuta in buona fede;
3. l’uso del marchio posteriore;
4. la circostanza che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato per il periodo di 5 anni successivi alla registrazione l’uso del marchio posteriore.

Tra le questioni di maggiore interesse nell’applicazione di questo istituto di proprietà intelletuale rilevano:

• l’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine quinquennale di decadenza nel caso in cui il titolare del marchio anteriore abbia contestato l’uso del segno posteriore prima che questo venisse registrato. Considerato che la registrazione del marchio posteriore è un elemento essenziale della fattispecie, il dies a quo decorrerà dalla registrazione del marchio posteriore, indipendentemente dal fatto che il titolare del marchio anteriore abbia contestato l’uso del marchio posteriore prima della sua registrazione. Nel caso invece la contestazione del titolare del marchio anteriore sia successiva alla registrazione del marchio posteriore, il dies a quo decorrerà di regola dal momento della contestazione, considerata la necessaria consapevolezza da parte del titolare del marchio anteriore dell’esistenza dell’altrui marchio posteriore; consapevolezza che non è data quindi dalla sola registrazione del marchio posteriore;
• la non applicazione della fattispecie della convalidazione al marchio di fatto posteriore. Sul punto, però, nella celebre sentenza Budweiser (C-482/09), la CGUE evidenzia il fatto che la compresenza prolungata per lungo tempo tra due marchi possa determinare l’assenza di confondibilità nel consumatore;
• l’onere della prova a carico del titolare del marchio posteriore circa l’uso effettivo e continuato per il periodo di cinque anni, a cui non si dovrebbe applicare l’art. 1142 c.c. relativo alla presunzione di possesso intermedio, con la conseguenza che la prova della continuità dell’uso effettivo dovrà essere fornita con riferimento all’intero periodo;
• se la buona fede in chi registra il marchio posteriore sia un elemento costituivo della fattispecie, ovvero, come ritiene autorevolissima dottrina, se la mala fede sia un elemento impeditivo della convalidazione, con conseguente inversione dell’onere probatorio;
• se l’uso del segno in funzione di ditta, insegna o nome a dominio, etc. costituisca ai sensi del principio di unitarietà dei segni distintivi un uso legittimante la convalidazione anche se il segno non è utilizzato in funzione di marchio.